米国の一地方都市で特許事務所を経営する米国パテントエージェント兼日本弁理士が日々の業務で体験した事、感じた事を綴っています。

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AIA施行後のADSの役割 (2)

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前回、米国特許法の改正(AIA)の施行に伴い、出願におけるADS (Application Data Sheet)の役割が非常に重要になった事を説明した。改正法下でのADSの重要性に関連する別のトピックに触れたいと思う。

なお、このトピックについても、実際、何人かの日本の実務家の方から問い合わせを受けた経緯がある。

改正後のADSには、” Statement under 37 CFR 1.55 or 1.78 for AIA (First Inventor to File) Transition Applications”という欄があり、以下のstatement(供述)について、当該米国特許出願がこの供述内容に該当する場合には、チェックをするようになっている。

” This application (1) claims priority to or the benefit of an application filed before March 16, 2013 and (2) also contains, or contained at any time, a claim to a claimed invention that has an effective filing date on or after March 16, 2013.”

(AIA施行後のADSはこちら(USPTOのWebsite)で公表されています)

この供述内容を和訳すると以下のようになるかと思う。

「本願は、(1)2013年3月16日より前になされた出願に基づく優先権を主張するか又は利益を伴う出願であり、且つ、(2) 2013年3月16日以降の有効な出願日を有するクレーム又はクレーム発明を含む又はある時点で含むようになった出願である。」

ここで、2013年3月16日というのは、いわゆる先願主義導入の基準日である。つまり、2013年3月16日以降出願された特許出願については、従来の米国法制下による先発明主義ではなく、AIAにより導入された先願主義の適用を受ける事になる。

そこで、上記供述が何を意味するかというと、出願人が上記の供述を行う(供述欄にチェックを入れる)という事は、当該出願は本来、法改正前(Pre-AIA)の先発明主義の適用対象であるが、一部のクレームが改正法の施行開始後に追加された為、先願主義の適用対象である事を、出願人が認めるという事になる。

なお、今回の法改正(AIA)では、出願に含まれるクレームが一つでもAIAの先願主義の適用の対象になれば、自動的に出願に含まれる全てのクレームがAIAの先願主義の適用の対象になるという運用になっている。この為、上記供述欄にチェックを入れれば自動的に当該出願に含まれる全てのクレームはAIAの先願主義の下で新規性(35U.S.C.102)や進歩性(35U.S.C.103)の要件が審査(判断)される事になる。

さて、新規性・進歩性の要件の判断について、先発明主義(Pre-AIA)が適用される場合、先願主義(AIA)が適用される場合で何が違うののだろうか。

相違点はいくつかあるが、ここでは、米国特許特許出願において審査上特に重要と思われる違いの典型例の一つを挙げる。


AIA time chart 1

上記のタイムチャートにおいて、AIAの適用開始日(原則)である2013年3月16日(以下、基準日)より後になされ、且つ、基準日より前の基礎出願について優先権を主張する米国特許出願について考える。この米国特許出願Aに対し、当該出願Aの出願日より1年以上前に“外国において公然実施”された先行技術Bが存在すると仮定する。

この場合、米国特許出願Aのクレーム発明に対し、もし改正前の法(Pre-AIA)が適用されると、先行技術Bは米国内での公用には該当せず、従って102条(a)項、(b)項、何れの適用対象にもならない。従って、Bは出願Aの新規性や進歩性を判断する上で先行技術にはなり得ない。

一方、同米国特許出願Aのクレーム発明に対し、もし改正法(AIA)が適用されると、先行技術Bは、102条(a)(1)の適用対象となり、すなわち米国内外を問わない公用に該当する。従って、Bは出願Aの新規性や進歩性を判断する上で先行技術として取り扱われる事になる。

つまり、上記供述欄にチェックをするか否かというのは、当該出願のクレーム発明の特許性判断に影響を及ぼす可能性があるという事だ。

では、実際、どのような場合、同欄にチェックをするべき、又はしないべきなのか。

この点については次回説明させていただきたいと思う。

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プロフィール

中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)

Author:中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)
日本の特許事務所、企業知財部勤務の経験を経た後に渡米し、米国の特許法律事務所に8年勤務後、米国テキサス州ヒューストンにおいて、日本企業の米国特許出願代理を専門とする代理人事務所(Nakanishi IP Associates, LLC)を開設しました。2016年5月、事務所を米国カリフォルニア州サクラメントに移転しました。

現在、Nakanishi IP Assocites, LLC 代表

資格:
日本弁理士
米国パテントエージェント

事務所名:Nakanishi IP Associates, LLC
所在地:
6929 Sunrise Blvd. Suite 102D
Citrus Heights, California 95610, USA

Website:
Nakanishi IP Associates, LLC

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