米国の一地方都市で特許事務所を経営する米国パテントエージェント兼日本弁理士が日々の業務で体験した事、感じた事を綴っています。

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Analogous and Nonanalogous Art (類似技術と非類似技術)

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米国特許出願において、審査官が103条(従来技術に基づく自明性)を根拠にクレーム発明を拒絶する場合、引用される従来技術は、クレーム発明に類似(analogous)していなければならない。In re Bigio, 381 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2004)(MPEP2141.01(a))

この為、103条の拒絶理由に対し、拒絶理由の根拠になっている引用文献が、クレーム発明と類似でない(非類似である)為、当該文献は103条の拒絶理由の適用から除外されるべき、という出願人の反論のやり方がある。
引用文献に記載された技術がクレーム発明に類似("analogous")であると言える必要十分条件は、以下の通りである。

(1) その技術がクレーム発明と同じ努力傾注分野("the same field of endeavor")のものであるか、又は、
(2) 合理的に考えて、その技術と、クレーム発明が解決しようとする問題とが関連していると言える事。

(In re Bigio, 381 F.3d at 1325 (Fed. Cir. 2004), KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 417 (2007), MPEP2141.01(a))

つまり、上記(1)(2)の条件の何れか一方を満たせば、引用文献の技術はクレーム発明に類似("analogous")であるという事になる。

その一方、引用文献の技術はクレーム発明に非類似("nonanalogous")である為には、上記(1)(2)の条件が何れも満たされていない事が必要十分な条件となる。

従って、103条の拒絶理由に対し、拒絶理由の根拠になっている引用文献が、クレーム発明と類似でない(非類似である)為、当該文献は103条の拒絶理由の適用から除外されるべき、という反論を試みる場合、上記(1)(2)の条件が何れも満たされていない事を審査官に納得させなければならない。

なお、この非類似("nonanalogous")の議論は103条(非自明性)違反に基づく拒絶理由に対してのみ有効であり、102条(新規性)違反に基づく拒絶理由に対しては反論の根拠にできない。

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プロフィール

中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)

Author:中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)
日本の特許事務所、企業知財部勤務の経験を経た後に渡米し、米国の特許法律事務所に8年勤務後、米国テキサス州ヒューストンにおいて、日本企業の米国特許出願代理を専門とする代理人事務所(Nakanishi IP Associates, LLC)を開設しました。2016年5月、事務所を米国カリフォルニア州サクラメントに移転しました。

現在、Nakanishi IP Assocites, LLC 代表

資格:
日本弁理士
米国パテントエージェント

事務所名:Nakanishi IP Associates, LLC
所在地:
6929 Sunrise Blvd. Suite 102D
Citrus Heights, California 95610, USA

Website:
Nakanishi IP Associates, LLC

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