米国の一地方都市で特許事務所を経営する米国パテントエージェント兼日本弁理士が日々の業務で体験した事、感じた事を綴っています。

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クレームにおける「使用する」という文言の解釈

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米国において、クレームに用いる事を避けた方が無難な用語の一つに、「使用する」(“use”)という用語がある。この用語を用いる事でクレームの構成要素が曖昧になる場合が多いからだ。

例えば、システム(system)(A)にかかる発明のクレーム中に、“A system (A) , wherein a device (B) is used for the system (A), … ”という表現で装置(device)(B)が記載されている場合、たとえこのdevice(B)の構造的な特徴がクレーム中に追記されていても、device(B)はクレーム発明の構成要素としては認められないであろうし、このクレーム自体、米国特許法(35USC)112条第2段落違反を理由に拒絶される可能性が高い。

なぜかと言うと、「使用される(used)」という文言自体、「~を構成する・含む(comprise, include)」とか、「~に配置される(disposed, arranged)」等のように、構成要素を特定する意味合いを持たない為、上記の例の場合、device(B)はsystem (A)の構成要素なの否かが明確でないという事になるのだ。一般に、発明者が発明の必須構成要素であると意図する部材等について、当該部材を使用する(“use”)という表現をクレームで用いた場合、その部材をどのように使用するのかを明確にするか、さもなくば、当該部材が発明の必須構成要素である事を別の言葉(例えば「配置される」等)で明確にしなければ、クレームに記載された発明が明確でないという理由で米国特許法(35USC)112条第2段落違反に該当する。

このような場合、例えば“A system (A) , comprising a device (B), …”或いは“A system (A) , wherein a device (B) is arranged in the system (A), … ”等といった表現にクレームを書き換える補正を行えば上記112条第2段落違反の拒絶理由を解消することができる。

同様の理由で、例えばシステム(system)(A)にかかる請求項1の従属項として、“A device (B) used for the system (A) of claim 1”のように装置(device)(B)の従属項(例えば請求項2)を記載した場合、この従属項は、米国特許法(35USC)112条第2段落違反を理由に拒絶される可能性が高い。この場合、system (A)がクレーム発明の構成要素なのか否か明確でないというのが拒絶の理由になる。

この場合も、例えば“A device (B) comprised in the system (A) of claim 1.” 或いは“A device (B) is arranged in the system (A).” 等といった表現にクレームを書き換える補正を行えば上記112条第2段落違反の拒絶理由を解消することができる。但し、この場合、system (A)がクレーム発明の必須構成要素として明らかにされた事になるため、補正後のクレームは、実質的にはdevice(B)単独ではなく、device (B) を含む system (A)の発明として捉えられる。従って、device (B) を含む system (A)、例えば、“A system (A) , comprising a device (B).”という記載形式のクレームが別途存在している場合、この補正後のクレームはほとんど意味のないものになる点、留意しておくべきだろう。

ここで問題なのは、日本の実務では、発明を多面的に捉えてクレームを作成するという観点から、例えば装置(B)及び装置(C)を含むシステム(A)という発明がある場合、システム(A)、装置(B)、装置(C)の各々を主語にして、(1)装置(B)及び装置(C)を含むシステム(A)、(2)システム(A)に使用される装置(B)、(3)システム(A)に使用される装置(C)等と、漠然と3種類のクレームを出願に含めることがあると思う。ところが、(2)、(3)のような「使用する(される)」という文言を用いて構成要素を漠然とさせたクレームについて、米国では、そのような漠然とした要素はクレーム発明の構成要素から除外して解釈される。漠然とした要素がクレーム発明の構成要素から除外されるだけならまだ良いのだが、「クレームの構成要素が漠然としている」事は、立派な拒絶理由、無効理由に該当する。つまり、審査段階で看過されても権利行使の段で被告から指摘されれば、特許が無効と判断され得る。クレームのドラフティングに際し十分注意したいところだ。

ちなみに、ちょっと話がずれるかもしれないが、 米国では既知の物質(例えば化合物)に新規の用途や効能を発見した場合、そのような新規の用途に用いられる物(例えば薬)の発明(クレーム)として特許性(新規性)を主張することはできない。このような場合、例えば当該物質を利用した新規の「治療方法」という形のクレームにすることで、はじめて特許性の主張が可能になる。

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プロフィール

中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)

Author:中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)
日本の特許事務所、企業知財部勤務の経験を経た後に渡米し、米国の特許法律事務所に8年勤務後、米国テキサス州ヒューストンにおいて、日本企業の米国特許出願代理を専門とする代理人事務所(Nakanishi IP Associates, LLC)を開設しました。2016年5月、事務所を米国カリフォルニア州サクラメントに移転しました。

現在、Nakanishi IP Assocites, LLC 代表

資格:
日本弁理士
米国パテントエージェント

事務所名:Nakanishi IP Associates, LLC
所在地:
6929 Sunrise Blvd. Suite 102D
Citrus Heights, California 95610, USA

Website:
Nakanishi IP Associates, LLC

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