米国の一地方都市で特許事務所を経営する米国パテントエージェント兼日本弁理士が日々の業務で体験した事、感じた事を綴っています。

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AIA: 改正後103条(非自明性の判断基準)について

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2011年米国特許法改正(AIA)において、米国が従来採用してきた先発明主義を廃止し、先願主義を採用するようになった事は既に周知と思う。これに伴い、特許出願にかかるクレーム発明の非自明性(進歩性)を判断する為の規定、すなわち35U.S.C.103(米国特許法第103条)は、以下のように修正される(改正前と改正後の条文を比較できるよう、削除部分と追加部分を、それぞれ削除線と下線を使って明確にした)。

35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.
(a) A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the claimed invention subject matter sought to be patented and the prior art are such that the claimed invention subject matter as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention said subject matter pertains. Patentability shall not be negated negatived by the manner in which the invention was made.

(旧103条(b)項及び(c)項は 削除)

以下、改正条文の日本語訳。

――――――――――――――――――――――――
改正法第103条 特許要件:主題の非自明性

102条の規定による同一の開示に該当しなくても、クレームに記載された発明(クレーム発明)と先行技術との差異が、クレーム発明の有効な出願日前、クレーム発明が属する技術分野において通常の知識を有する者(当業者)にとって、クレーム発明が全体として自明であったと言える程度のものである場合には、当該クレーム発明について特許を受けることはできない。発明の特許性は、当該発明がどのようにして創作されたのかを判断の基準にして、否定されることはない。
――――――――――――――――――――――――

細かい話をするときりがないのだが、個人的には、特に下線部の「有効な出願日前」という表現が重要と思う。改正前は、本願発明がなされた時(“at the time the invention was made”)を基準に、先行技術から見てクレーム発明が自明であったか否かを判断していたところ、改正後は、本願出願の有効な出願日(最先の基礎出願の出願日)が非自明性を判断する為の時期的基準となる。

もっとも、先発明主義から先出願主義へ移行するわけで、当然の条文修正と言ってしまえばそれまでなのだが。。。

ちなみに、旧103条(b)項は、バイオテクノロジーに関連するプロセスの発明の非自明性判断に関する例外規定であった。
また、旧103条(c)項のうち、(1)号には、他人による発明(先行技術)が旧102条(e),(f),(g)項の何れかによってのみ先行技術となる場合であって、その発明時に“同一人に所有され又は同一人に譲渡義務があった”場合には、103条の適用を除外する旨が規定されていた(旧103条(c)項(1)号)。

また、旧103条(c)項(2),(3)号には、共同研究契約に基づいてなされた発明(先行技術)は、上記旧103条(c)項(1)号の“同一人に所有され又は同一人に譲渡義務があった”ものとみなされる旨が規定されたいた(旧103条(c)項(2),(3)号)。

旧103条(b)項については、これに相当する条文は改正法条文には見当たらないようだが、旧103条(c)項各号については、これらと実質的に近い内容の条文が改正法102条に組み込まれている。

改正103条は、改正102条(新規性要件)と同様、改正法(AIA)の発行日(2011年9月16日)より18ヶ月後、すなわち2013年3月16日以降に出願された特許出願(優先権主張を伴う出願については最先の基礎出願の出願日が基準)に適用される。

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はじめまして。
弁理士試験ストリートの管理人masanoriです。

口述試験3度落ちにならないよう頑張りますので、
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http://benrishi-street.com/
2012/04/18(水) 23:12 | URL | 弁理士試験ストリートmasanori #mQop/nM.[ 編集]
Re: 相互リンクをお願いいたします
Masanori様、
はじめまして。中西と申します。
相互リンクのお申し出、ありがとうございます。小職のブログをリンクして頂くこと、全く差し支えございませんし、とてもありがたく思います。ただ、諸事情につき、本ブログ上では原則として個人ブログへリンクを張る事を差し控える方針にしておりまして、大変恐縮なのですが、ご了承いただけると幸いです。
本年度の最終合格、心よりお祈りしております!

> はじめまして。
> 弁理士試験ストリートの管理人masanoriです。
>
> 口述試験3度落ちにならないよう頑張りますので、
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まとめteみた.【AIA:改正後103条(非自明性の判断基準)について】

2011年米国特許法改正(AIA)において、米国が従来採用してきた先発明主義を廃止し、先願主義を採用することになるのは既に周知と思う。これに伴い、特許出願にかかるクレーム発明の
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プロフィール

中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)

Author:中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)
日本の特許事務所、企業知財部勤務の経験を経た後に渡米し、米国の特許法律事務所に8年勤務後、米国テキサス州ヒューストンにおいて、日本企業の米国特許出願代理を専門とする代理人事務所(Nakanishi IP Associates, LLC)を開設しました。2016年5月、事務所を米国カリフォルニア州サクラメントに移転しました。

現在、Nakanishi IP Assocites, LLC 代表

資格:
日本弁理士
米国パテントエージェント

事務所名:Nakanishi IP Associates, LLC
所在地:
6929 Sunrise Blvd. Suite 102D
Citrus Heights, California 95610, USA

Website:
Nakanishi IP Associates, LLC

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