米国の一地方都市で特許事務所を経営する米国パテントエージェント兼日本弁理士が日々の業務で体験した事、感じた事を綴っています。

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米国特許法改正法(2011年)新102条の日本語訳

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米国特許法(発明法)の新102条(施行は2013年3月16日から)を日本語に訳してみた。

先発明主義から先願主義への移行後、新たに採用される新規性の判断基準である(訳文の表現の稚拙さについてはどうかご容赦を)。

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§ 102. Conditions for patentability; novelty
(新)第102条 特許要件;新規性

(a) NOVELTY; PRIOR ART.―A person shall be entitled to a patent unless―
(a)新規性;先行技術
以下に該当する場合を除き、何人も特許を受ける権原を有する。

(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or
(1)クレームに記載された発明(クレーム発明)が、当該クレーム発明の有効な出願日より前に、特許として発行され、出版物に記載され、公衆に用いられ、販売され、又は公衆に利用可能となった場合、又は、

(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.
(2)当該クレーム発明が、第151条(特許の発行)に基づいて発行された特許、若しくは、第122条(b)項に基づき公開されたか或いは公開されたものとみなされた特許出願であって、当該クレーム発明の有効な出願日より前に、他の発明者による発明として、有効に出願された特許又は特許出願に記載された場合。

(b) EXCEPTIONS.―
(b)例外

(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION.―A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if―
(1)クレーム発明の有効な出願日より前で、1年以内になされた開示-
クレーム発明の有効な出願日より1年以内になされた開示であって、以下の各項目((A),(B))に該当する開示は、本条(a)項(1)号に規定された「クレーム発明に対する先行技術」には該当しない。

(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or
(A)当該発明の発明者若しくは共同発明者によって、又は当該発明の発明者若しくは共同発明者から直接又は間接的に当該発明の主題を取得した他人により開示がなされた場合;又は、

(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.
(B)開示された主題が、その開示よりも前に、当該発明の発明者若しくは共同発明者によって、又は当該発明の発明者若しくは共同発明者から直接又は間接的に当該発明の主題を取得した他人によって公衆に開示されていた場合。

(2) DISCLOSURES APPEARING IN APPLICATIONS AND PATENTS.―A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if―
(2)出願及び特許に記載された開示-
以下の各項目((A),(B),(C))に該当する開示は、本条(a)項(2)号に規定された「クレーム発明に対する先行技術」に該当しない。

(A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;
(A)開示された主題が、当該発明の発明者若しくは共同発明者から直接又は間接的に取得されたものであった場合、

(B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or
(B)開示された主題が、(a)項(2)号に該当し有効に出願される前に、当該発明の発明者、又は、当該発明の発明者若しくは共同発明者によって直接又は間接的に開示された当該主題を取得した共同発明者又は他の者により、公衆に開示されていた場合、又は

(C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.
(C)開示された主題及びクレーム発明が、当該クレーム発明の有効な出願日以前に、同一人に保有されていたか、或いは同一人への譲渡義務の対象であった場合。

(c) COMMON OWNERSHIP UNDER JOINT RESEARCH AGREEMENTS.―Subject matter disclosed and a claimed invention shall be deemed to have been owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person in applying the provisions of subsection (b)(2)(C) if―
(c)共同開発契約のもとでの共有-以下の各項目に該当する場合、開示された主題及びクレーム発明は、本条(b)項(2)号(C)に規定された「同一人によって保有されているか、又は、同一人への譲渡義務の対象であったもの」とみなされる。

(1) the subject matter disclosed was developed and the claimed invention was made by, or on behalf of, 1 or more parties to a joint research agreement that was in effect on or before the effective filing date of the claimed invention;
(1)クレーム発明の有効な出願日以前に有効であった共同開発契約の単一又は複数の契約当事者により、又は当該当事者に代わる者により、開示された主題が開発され、当該クレーム発明が創造され、

(2) the claimed invention was made as a result of activities undertaken within the scope of the joint research agreement; and
(2)当該クレーム発明が、当該共同開発契約の範囲内での活動の結果として創造され、

(3) the application for patent for the claimed invention discloses or is amended to disclose the names of the parties to the joint research agreement.
(3)当該共同開発契約の契約当事者の氏名が、当該クレーム発明の特許出願において開示された場合、又は開示されるよう補正された場合。

(d) PATENTS AND PUBLISHED APPLICATIONS EFFECTIVE AS PRIOR ART.―For purposes of determining whether a patent or application for patent is prior art to a claimed invention under subsection (a)(2), such patent or application shall be considered to have been effectively filed, with respect to any subject matter described in the patent or application―
(d)先行技術として有効な特許及び公開された出願-
特許又は特許出願に記載された何れの主題に関しても、当該特許又は特許出願が本条(a)項(2)号に規定された「クレーム発明に対する先行技術」に該当するか否かを判断するにあたっては、当該(先行技術となる)特許又は特許出願は、以下に規定する日に、有効に出願されたものとして取り扱われる。

(1) if paragraph (2) does not apply, as of the actual filing date of the patent or the application for patent; or
(1)もし、後段の(2)項に該当に該当しなければ、当該特許又は特許出願の実際の出願日、一方、

(2) if the patent or application for patent is entitled to claim a right of priority under section 119, 365(a), or 365(b), or to claim the benefit of an earlier filing date under section 120, 121, or 365(c), based upon 1 or more prior filed applications for patent, as of the filing date of the earliest such application that describes the subject matter.
(2)もし、当該特許又は特許出願が、一又は複数の先に出願された特許出願であって、当該主題を記載した出願のうち最先の出願の出願日について、119条、365条(a)項、又は365条(b)項に規定する優先権の主張を伴っているか、若しくは、120条、121条、又は365条(c)項に規定する先の出願日の利益(継続出願、分割出願、パリ優先権主張出願、PCT国内移行出願等が親出願から受ける利益の事)の主張を伴っている場合には、当該主題を記載した最先の出願の出願日。
--------------------

以下のように、全文を通して日本訳で見てみると、意外にすっきりした構成である。

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(新)第102条 特許要件;新規性
(a)新規性;先行技術
次に該当する場合を除き,何人も特許を受ける権原を有する。

(1)クレームに記載された発明(クレーム発明)が、当該クレーム発明の有効な出願日より前に、特許として発行され、出版物に記載され、公衆に用いられ、販売され、又は公衆に利用可能となった場合、又は、

(2)当該クレーム発明が、第151条(特許の発行)に基づいて発行された特許、若しくは、第122条(b)項に基づき公開されたか或いは公開されたものとみなされた特許出願であって、当該クレーム発明の有効な出願日より前に、他の発明者による発明として、有効に出願された特許又は特許出願に記載された場合。

(b)例外
(1)クレーム発明の有効な出願日より1年以内になされた開示-
クレーム発明の有効な出願日より前で、1年以内になされた開示であって、以下の各項目((A),(B))に該当する開示は、本条(a)項(1)号に規定された「クレーム発明に対する先行技術」には該当しない。

(A)当該発明の発明者若しくは共同発明者によって、又は当該発明の発明者若しくは共同発明者から直接又は間接的に当該発明の主題を取得した他人により開示がなされた場合;又は、

(B)開示された主題が、その開示よりも前に、当該発明の発明者若しくは共同発明者によって、又は当該発明の発明者若しくは共同発明者から直接又は間接的に当該発明の主題を取得した他人によって公衆に開示されていた場合。

(2)出願及び特許に記載された開示-
以下の各項目((A),(B),(C))に該当する開示は、本条(a)項(2)号に規定された「クレーム発明に対する先行技術」に該当しない。

(A)開示された主題が、当該発明の発明者若しくは共同発明者から直接又は間接的に取得されたものであった場合、

(B)開示された主題が、(a)項(2)号に該当し有効に出願される前に、当該発明の発明者、又は、当該発明の発明者若しくは共同発明者によって直接又は間接的に開示された当該主題を取得した共同発明者又は他の者により、公衆に開示されていた場合、又は

(C)開示された主題及びクレーム発明が、当該クレーム発明の有効な出願日以前に、同一人に保有されていたか、或いは同一人への譲渡義務の対象であった場合。

(c)共同開発契約のもとでの共有-以下の各項目に該当する場合、開示された主題及びクレーム発明は、本条(b)項(2)号(C)に規定された「同一人によって保有されているか、又は、同一人への譲渡義務の対象であったもの」とみなされる。

(1)クレーム発明の有効な出願日以前に有効であった共同開発契約の単一又は複数の契約当事者により、又は当該当事者に代わる者により、開示された主題が開発され、当該クレーム発明が創造され、

(2)当該クレーム発明が、当該共同開発契約の範囲内での活動の結果として創造され、

(3)当該共同開発契約の契約当事者の氏名が、当該クレーム発明の特許出願において開示された場合、又は開示されるよう補正された場合。

(d)先行技術として有効な特許及び公開された出願-
特許又は特許出願に記載された何れの主題に関しても、当該特許又は特許出願が本条(a)項(2)号に規定された「クレーム発明に対する先行技術」に該当するか否かを判断するにあたっては、当該(先行技術となる)特許又は特許出願は、以下に規定する日に、有効に出願されたものとして取り扱われる。

(1)もし、後段の(2)項に該当に該当しなければ、当該特許又は特許出願の実際の出願日、一方、

(2)もし、当該特許又は特許出願が、一又は複数の先に出願された特許出願であって、当該主題を記載した出願のうち最先の出願の出願日について、119条、365条(a)項、又は365条(b)項に規定する優先権の主張を伴っているか、若しくは、120条、121条、又は365条(c)項に規定する先の出願日の利益(継続出願、分割出願、パリ優先権主張出願、PCT国内移行出願等が親出願から受ける利益の事)の主張を伴っている場合には、当該主題を記載した最先の出願の出願日。

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以下、ごく主観的ではあるが、注目に値すると思われるポイントを少々:

先願主義の下、当然のことながら、実際の発明日が問題となるような文言や規定は完全に姿を消した。

さらに、新規性を否定する先行技術の要件の一つとして、旧法で採用されていた公知・公用から、「米国内で」という制約が完全に無くなった。つまり、旧法に比べ、より完全な世界公知・公用が採用されることになっている。

新102条(a)項(1)号が、旧102条(a)項に対応しているようだ。改正法の102条(a)項(2)号は、日本特許法の29条1項各号に近い規定ぶりになったように思う。

一方、旧102条(b)項に規定された実際の米国出願日前の1年のグレースピリオドの規定は改正法にも残った。ただし、グレースピリオドの適用が認めれる開示は、出願人自身の行為、又は自身の行為に起因するものに限られる。この規定は、日本特許法30条の「新規性の例外」に似ている。ただし、旧法、改正法で共通して言える事だが、米国特許法では、例外適用を受けるために特別の手続きを要さず、また、グレースピリオドが1年と長い点で、日本特許法のそれとはかなり適用条件が異なっている。

旧102条(e)(先願後公開)に相当する規定は、新102条(a)項(2)号としてシンプルな形で組み込まれた。日本特許法の29条の2(拡大先願)にかなり近い規定ぶりになったように思う(ただし、米国の新102条(a)項(2)号では、先願且つ先公開も適用範囲に含む点など、日本の特許法29条の2とは異なる点もあるが。。。)。さらに、改正法の102条(a)項(2)号では、先行技術文献として後願排除効を有する先出願となる要件として、旧102条(e)のような制約(例えば、米国特許出願、英文での公開(国際出願)等)が消えている。なお、旧102条(e)にしろ、新102条(a)項(2)号にしろ、この規定に該当する先行技術文献は非自明性(進歩性)の判断にも採用される。この点は、日本特許法の29条の2と異なるので留意が必要である。

条文の全体構成を整理してみると、以下のような感じだろうか。

概要(新102条(a)~(d)):
102条(a)(1)(2):
⇒有効な出願日前の先行技術に基づいて新規性が判断される原則を規定
102条(a)(1)⇒有効な出願日前の公開、公知、公用
102条(a)(2)⇒有効な出願日前の他人による出願にかかる公報
102条(b)(1)(A), (B):
⇒102条(a)(1)の例外としてグレースピリオドの適用条件を規定
102条(b)(2)(A), (B), (C):
⇒102条(a)(2) の例外としてグレースピリオドの適用条件を規定
102条(c):
⇒102条(b)(2)(c)のグレースピリオドの適用条件として、共同開発契約が存在する場合の条件をより詳細に規定
102条(d):後願排除の基準となる有効な出願日の定義
102条(d)(1)⇒原則、米国の出願日
102条(d)(2)⇒優先権を伴う出願は、最先の基礎出願の出願日

法改正後の新102条全体を読み通してみると、各条項の文章は多少ややこしく見えるが、実質的な内容(新規性の有無の判断基準)は、旧法の102条に比べて驚くほどシンプルになったという印象を受ける。


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プロフィール

中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)

Author:中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)
日本の特許事務所、企業知財部勤務の経験を経た後に渡米し、米国の特許法律事務所に8年勤務後、米国テキサス州ヒューストンにおいて、日本企業の米国特許出願代理を専門とする代理人事務所(Nakanishi IP Associates, LLC)を開設しました。2016年5月、事務所を米国カリフォルニア州サクラメントに移転しました。

現在、Nakanishi IP Assocites, LLC 代表

資格:
日本弁理士
米国パテントエージェント

事務所名:Nakanishi IP Associates, LLC
所在地:
6929 Sunrise Blvd. Suite 102D
Citrus Heights, California 95610, USA

Website:
Nakanishi IP Associates, LLC

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