米国の一地方都市で特許事務所を経営する米国パテントエージェント兼日本弁理士が日々の業務で体験した事、感じた事を綴っています。

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デザイン特許と限定要求 ちょっと怖いこと (その1)

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Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC (Fed. Cir. 2014)

デザイン特許(日本でいう意匠権)の侵害訴訟なのだが、通常の特許についても全く無関係とは言えず、教訓となる事件である。

米国では、日本における関連意匠やかつての類似意匠のような制度はないが、相互に類似する意匠を複数の実施形態として一出願に含めることはできる。

但し、審査過程において、複数の実施形態が単一性を満たさないと判断された場合、特許出願の場合と同じように、限定要求(Restriction Requirement)を受けることになり、少なくとも幾つかの実施形態を出願から除外しなければならない。

この場合、出願から除外された実施形態については、元の出願(親出願)についてデザイン特許が発行される前なら、子出願(分割出願)を行うことにより、別のデザイン特許として権利化を図ることが可能である。

問題は、もし親出願についてデザイン特許が発行されるまでに、分割出願を行なわなかった場合。本件はこのような状況において、親出願のデザイン特許について権利行使を行った際、その権利範囲(効力範囲)が問われた事件である。

すなわち、本件においては、被告の実施品が、原告(権利者)のデザイン特許の出願時において、限定要求に応じて除外された実施形態に酷似していた。

本件において、当該デザイン特許の権利範囲(効力範囲)に関する裁判所の判断について大雑把に要約すると、親出願の際に除外された実施形態に対応する権利範囲は、分割出願により別途権利化を図る機会があったにも関わらず、そのような分割出願を行なわず、デザイン特許の権利者が(積極的に?)権利取得を放棄したものであるから、当該デザイン特許の効力は及ばないというものだった。

当たり前のようにも思えるが、よくよく考えると、ちょっと怖い考え方でもある。

通常の特許との関係も含め、次回、もう少し突っ込んだ検討をさせていただきたいと思う。

(次回に続く)

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コメント
素晴らしい記事を有難うございます!
米国意匠にも、出願経過で(消極的な放棄であっても)放棄した主題は、のちに権利行使できない、という判決のようで、権利取得を求める者にとってはコワイ話ですね。
判決を見させて頂いて、またもやビックリでした。
結局のところ、被疑侵害意匠は、権利主張意匠の範囲と、放棄された範囲の双方にまたがっているので、上記estoppelでは、侵害/非侵害が解決できない、よって、地裁に差し戻す、とのように読めました。
「またがる」場合、どのように判断されるのでしょう?
半分はエストッペルで侵害主張不可、半分は侵害???
話が意匠なだけに、なおさら、判然としません。。。
将来の地裁判決(差戻審)及びその後のCAFC判決の解説、期待してマス!!
2014/05/13(火) 13:16 | URL | 中村彰吾 #-[ 編集]
Re: 素晴らしい記事を有難うございます!
中村様

コメントありがとうございます。お褒めをいただき誠に恐縮です。

ご指摘の通り、本件の焦点は、むしろ選択された意匠と非選択で放棄された意匠の中間的な存在に当たる実施意匠がどのような取り扱いを受けるのかという点にあると思いますが、現時点では、CAFCは、出願段階で権利取得を諦めた(surrendered)意匠の類似範囲を、通常の意匠権の効力範囲(colorable limitation standard)と同等に取り扱うのかという点についてすら、結論を出すのを避けているようですね。ただ、今回のケースで、限定要求に対し非選択とした意匠は、"surrender"(権利化の諦め)の対象であると、この点についてはCAFCも明確に判じておりますので、恐らく、「またがる」範囲について権利行使は認められないのではないかと、個人的には思います。

これまでの裁判の経緯では、原告(意匠権者)は、被告の実施意匠が限定要求で非選択とした意匠に類似しているとは主張していないわけで、だから、エストッペルの問題は生じ得ない、とCAFCは判断しているわけですが、いずれにしても、このまま裁判を続けるとすれば、差戻審においても、原告にとっては非常に厳しい展開になるような気が致します。実施意匠である3つ穴付のデザインが、登録意匠である4つ穴付のデザインには類似しているが、限定要求で非選択にした(権利化を諦めた)2つ穴のデザインには類似していないという主張は、どう考えても厳しいという感じが致します。

中村様からのコメントは、本件の本質的な問題をより深く考える契機になりました。本当にありがとうございました。
2014/05/16(金) 01:00 | URL | 中西康一郎 #-[ 編集]
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プロフィール

中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)

Author:中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)
日本の特許事務所、企業知財部勤務の経験を経た後に渡米し、米国の特許法律事務所に8年勤務後、米国テキサス州ヒューストンにおいて、日本企業の米国特許出願代理を専門とする代理人事務所(Nakanishi IP Associates, LLC)を開設しました。2016年5月、事務所を米国カリフォルニア州サクラメントに移転しました。

現在、Nakanishi IP Assocites, LLC 代表

資格:
日本弁理士
米国パテントエージェント

事務所名:Nakanishi IP Associates, LLC
所在地:
6929 Sunrise Blvd. Suite 102D
Citrus Heights, California 95610, USA

Website:
Nakanishi IP Associates, LLC

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