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米国カリフォルニア州で特許事務所を経営する米国パテントエージェント兼日本弁理士が、日々の業務で体験した事、感じた事を綴っています。

閑話 バイパス出願の隠れたメリット。。。?

PCT出願を米国に国内移行する場合、通常の国内移行と、PCT出願を親出願とした継続出願(いわゆるバイパス出願)の形式が選択できる事は、割と良く知られている事と思う。

両者を比較すると、通常の国内移行は、その明細書や図面の内容が、PCT出願(基礎出願)のものと同一であるというのが建前である一方、バイパス出願はいわゆる優先権主張出願である事から、その取り扱いが若干違う。

例えば、良く知られている事として、通常の国内移行の場合、PCT出願時の明細書や図面の内容と、移行時に要求される英語版の明細書や図面の内容とが同一でなければならないので、書式を米国実務にあわせるような形式的な変更あっても、原則として、予備補正を行う必要がある。

一方、バイパス出願の場合、あまり厳格な同一性は要求されないので、形式的な変更程度の事は、予備補正無しでも比較的自由にできるという、柔軟性がある。一部継続出願を使えば、実施例の追加するすら可能である。

ちなみに、料金も少し違う。特にLarge Entity(従業員500名以上の企業や営利組織)では、通常の国内移行の方が庁費用は安い。ちなみにSmall Entityの方は、バイパス出願の方が僅かに安い(電子出願の場合)。

意外と見落とされている両者の違いとして、米国の場合、出願時の明細書及び図面の総ページ数が100頁を越えると、追加料(size fee)が課され、この追加料は、50頁毎に上乗せされる。ちなみに予備補正書もこの総ページ数に加算される。

特に、予備補正書による出願時の補正では、明細書を補正する場合、Cross-Referenceの追加、請求項、要約書、発明の名称の補正以外は、代替明細書を提出しなければならない。代替明細書は、修正箇所を下線や削除線で示したものと、清書の2種類を提出しなければならないので、ページ数の多い明細書の場合、出願時の追加料がかなりかさむ可能性がある。そのような場合、バイパス出願の方が、コストを抑えられる場合もある。

また、 35U.S.C.111 に基づく一般の米国出願(バイパス出願を含む)の場合、電子出願であれば、ページ数は25%の減算して数えるので、実際には134頁以上で追加料が発生する。 35U.S.C.371に基づく通常のPCT米国移行の場合、この25%の割引は無い。

但し、特にLarge Entityの場合、通常のPCT国内移行の方がバイパス出願よりも140ドル程度、出願時に発生する庁料が安いので(2018日28日現在)、ケースバイケースで、それも考慮する必要はある。

要は、非常に頁数が多く、且つ、明細書本文に補正が費用な場合、純粋にコスト面を考えると、通常のPCT国内移行出願よりも、バイパス出願の方がだいぶ有利になるケースがある、という事になります。

バイパス出願のメリット、デメリットについて、日本の実務家の方から質問される事がしばしばありますが、最近、ひょんな事から、「そう言えば!」と、上記バイパス出願におけるコスト面でのメリットが(場合によっては、という限定つきですが。。。)頭に浮かびました。米国の出願実務を熟知している方にとっては当たり前の事かもしれませんが、割と見落としがちで(お恥ずかしながら私は見落としておりました)、場合によっては役に立つ事もあるかなと思った次第です。微妙なところですが。。。m(_ _)m

以上

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プロフィール

中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)

Author:中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)
日本の特許事務所、企業知財部勤務の経験を経た後に渡米し、米国の特許法律事務所に8年勤務後、米国テキサス州ヒューストンにおいて、日本企業の米国特許出願代理を専門とする代理人事務所(Nakanishi IP Associates, LLC)を開設しました。2016年5月、事務所を米国カリフォルニア州サクラメントに移転しました。

現在、Nakanishi IP Assocites, LLC 代表

資格:
日本弁理士
米国パテントエージェント

事務所名:Nakanishi IP Associates, LLC
所在地:
6929 Sunrise Blvd. Suite 102D
Citrus Heights, California 95610, USA

Website:
Nakanishi IP Associates, LLC

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