ここ数年、ソフトウェア関連発明については、Bilski v. Kappos事件(2010)、Mayo v. Prometheus事件 (2011)、Alice Corp. v. CLS Bank事件 (2014)といった一連の最高裁判決の影響を受け、発明の適格性要件(米国特許法101条)の要件を満たす為のハードルが実質的に相当高くなっていることは周知の通りである。
USPTOによる現行の審査実務としては、特にMayo v. Prometheus事件 やAlice Corp. v. CLS Bank事件における最高裁の見解に基づいて 確立された判断フローに基づいて、米国特許法101条に規定された特許の適格性要件 (patent eligibility) が判断されている。
同判断フローの概略は以下の通りである。
(MPEP2106より引用)
先ず、クレームに記載された発明 (クレーム発明) が、プロセス(方法)、装置、製造物、組成物、又はのこれらの改良というカテゴリーに属するか否かという判断を行う (Step 1)。Step 1での判断が「NO」なら「特許の適格性」は直ちに否定される。一方、Step 1での判断が「YES」の場合、続いて以下の判断がなされる。
Part 1 Mayo test (Step 2A)
先ずStep 2Aにおいて、クレーム発明が、「法上の例外」 (自然法則、自然現象、または抽象概念) に関するものか否かを判断する。クレームに「法上の例外」に該当する限定が含まれるか否かの判断と言い換えても良いと思う。
Step 2Aの判断が「NO」 (クレームが「法上の例外」に該当する限定を含まない) であれば、直ちに、「特許の適格性有り」と判断される。一方、Step 2Aの判断が「YES」 (クレームは「法上の例外」に該当する限定を含む) であれば、次の判断 (Step 2B) に移る。
Part 2 Mayo test (Step 2B)
Step 2Bにおいては、クレームが「法上の例外」に該当する限定の他、追加の限定として、「有意な構成要素」(additional elements significant more than the judicial exception)を含んでいるか否かを判断する。Step 2Bにおける判断が「YES」なら「特許の適格性有り」、「NO」なら「特許の適格性無し」という最終判断に至る。
ここからが本題です。
Berkheimer v. HP, Inc事件の判決 (Fed. Cir. February 6, 2018)を受け、USPTOによる上記判断フローの運用、特に「ソフトウェア関連発明」の101条要件判断が若干の変更された。曖昧な部分が少し明確になったと言った方が正確かもしれない。
この若干の変更は、出願人側が101条要件の充足を主張する上で、少なからず助けになる可能性があると思う。
要点は以下の通り。
上記判断フローのStep 2Bにおいては、クレームが「法上の例外」の限定を含むという前提で、そのような「法上の例外」の限定の他、「追加の限定」として、「有意な構成要素」(additional elements significant more than the judicial exception)を含んでいるか否かを判断する。ここで、コンピュータプログラム自体は「法上の例外」に該当する。
その際、「追加の限定」としては、例えば、そのようなプログラムを含む媒体やシステム、そのようなプログラムによって動かされる装置、そのようなプログラムの実行の結果として生み出される結果物、それから発明全体として奏される効果等が考えられる。
この時、クレームに含まれる「追加の限定」が「有意な構成要素」(additional elements significant more than the judicial exception)と判断されるか否かのより具体的な判断基準としては、「良く知られた手順、通常の手順、或いは慣習的な手順 (well-understood, routine, conventional activity) ではない」ものか否か、という点が検討される。つまり、クレームに記載された「追加の限定」が、「良く知られた手順、通常の手順、或いは慣習的な手順 (well-understood, routine, conventional activity) 」でなければ、クレーム発明は特許の適格性を有すると判断される。
「良く知られた手順、通常の手順、或いは慣習的な手順 (well-understood, routine, conventional activity) ではない」と言える為の条件として、裁判所は、しばしば “Inventive Concept” という言葉を使ってきた。素直に読めば、発明としての新規性や進歩性のような概念？のようにも思える。そうすると、「追加の限定」自体に発明としての新規性や進歩性のある特徴が認められる事が、Step 2Bにおいて、肯定的な判断を得るための必要条件であるかのようにも思える。ただ、普通に考えてそれは少しおかしな話だ。そもそも、101条の要件というのは、あくまでも特許の対象（法の保護対象）としての発明が実体としてどのようなものであるかという問題に帰するもので、新規性や非自明性(進歩性)とは本質的に異なる要件である。。。はず。。。なのだから。
実際、ソフトウェア関連発明のクレームについて101条要件が争われたDiamond v. Diehr事件 (1981) において、最高裁は、「同じ技術分野において既知の要素やそのような要素の組み合わせは『従来のものではない』或いは『ルーチンではない』追加要素となり得る (“An additional element (or combination of additional elements) that is known in the art can still be unconventional or non-routine. The question of whether a particular claimed invention is novel or obvious is "fully apart" from the question of whether it is eligible.”)」という見解を示している。
2018年1月改訂の特許審査便覧 (MPEP) では、101条要件の判断においては、たとえ従来技術に対する新規性を欠いているような改善であっても、従来のコンピュータの機能の改善と認定され得る事 (“claims may exhibit an improvement over conventional computer functionality even if the improvement lacks novelty over the prior art.”) が明確にされている。そのような事がMPEPにおいても明確にされる至った背景として、Enfish, LLC v. Microsoft Corp.事件 (Fed. Cir. 2016) の影響も大きいと思われる。
同事件において、裁判所は、いわゆるクレームにおける抽象概念 (abstract idea) に対する「追加事項」として101条要件を充足するという判断の決め手になった限定を含むクレームのうち、幾つかのクレームについて、101条要件は満たすが、102条要件(新規性要件)を欠くという判断を下している (MPEP 2106.05(d)(I)で引用)。
そして今回、Berkheimer v. HP, Inc事件において、裁判所は、改めて、以下の点を明確にした。
「(101条要件の判断に際し、) 特定の技術が『良く知られた手順、通常の手順、或いは慣習的な手順 (well-understood, routine, conventional activity) である』と事は、単に従来技術において既知であるという事」を越えるものである。例えば、単に従来技術において開示されているという事で、それが『良く知られた手順、通常の手順、或いは慣習的な手順 (well-understood, routine, conventional activity) である』事を意味する事にはならない。"[w]hether a particular technology is well-understood, routine, and conventional goes beyond what was simply known in the prior art. The mere fact that something is disclosed in a piece ofprior art, for example, does not mean it was well-understood, routine, and conventional."
上記の点を踏まえ、MPEPの以下のセクションの内容が修正されるようです。
MPEP § 2106.07(a) (Formulating a Rejection For Lack of Subject Matter Eligibility)
MPEP § 2106.07(b) (Evaluating Applicant's Response)。
[参考]
Berkheimer v. HP, Inc事件の判決 (Fed. Cir. February 6, 2018) を踏まえたUSPTOのMemorandum (2018年4月19日発行) こちらです⇓
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/memo-berkheimer-20180419.PDF以上
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