新事務所“Nakanishi IP Associates, LLC”開設のお知らせ（完全日本語対応によるきめ細やかなサービスで米国における強い特許の取得をお手伝い致します。）米国特許出願において、例えばコンピュータ用電子機器の発明又は発明の一部を、”An electronic device provided in a computer”という言葉を使ってクレームに記載した場合、米国特許法112条第2段落(35U.S.C. §112, second paragraph)違反の拒絶を受ける可能性がある。
「コンピュータ（computer）が発明（クレーム）の構成要素であるか否かがはっきりしない」為、発明が不明確であるという理由による。
このような問題について、米国の実務では、「（クレームに記載されている」要素（element）が積極的にクレームされているか否か」（whether or not the element is positively claimed）などという言い方をすることもある。
このような拒絶理由を解消又は予め回避するためには、問題の要素がクレーム発明の「一部である」事を明確にするか、クレーム発明の「一部ではない」事を明確にすればよい。
問題の要素がクレーム発明の「一部である」事を明確にするなら、例えば、上記の表現を“An electronic device, wherein the device is provided in a computer,…”（コンピュータに搭載されている電子機器）等の表現に書き換えてもよいし、クレー発明そのものを、“A computer comprising a electronic device,…”（電子機器を含むコンピュータ）というコンピュータにかかる発明に変更してもよい。このようなクレーム構成によれば、コンピュータが発明の構成要素として積極的（positive）にクレームされた事になる。
一方、問題の要素がクレーム発明の「一部である」事を明確にするなら、例えば、上記の表現を“An electronic device configured to be provided in a computer,…”（コンピュータに搭載される（ことを目的とする）電子機器）等の表現に書き換えればよい。このようなクレーム構成によれば、コンピュータは発明の構成要素としては積極的（positive）にクレームされていない事になる。
つまり、上記112条の拒絶理由において問題となったのは、“provide”という単語そのものにではなく、これを分詞として使う（使ってしまった）為に、クレーム発明の電子機器が、コンピュータに搭載されている状態のものなのか、コンピュータに搭載される予定のものなのか、不明確になってしまったのだ。（正直、どっちでもいいではないか、という気がしないでもないが。。。）
ほとんど個人的な好みだが、このような問題（拒絶理由）に出会った場合、どちらかと言えば、問題となる要素を積極的にクレームする方が多少好ましい気がする。例えば上記電子機器の場合なら、コンピュータを積極的にクレームの要素として取り込んでおく事により、若干ではあるが、先行技術に対する非自明性を議論する場合、コンピュータに使うからこその技術的効果やメリットを主張し易い気がするからだ。その一方、権利行使という観点からはあまり大差がないように思う。
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