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米国カリフォルニア州で特許事務所を経営する米国パテントエージェント兼日本弁理士が、日々の業務で体験した事、感じた事を綴っています。

Therasense事件とIDSの今後

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Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011) (en banc)

不正行為(inequitable conduct)の成立要件とIDSの今後の運用との関係で、最近巷でよく取り立たされるTherasense v. Becton事件について:

クレーム文言の解釈及びこれに基づくクレーム発明の特許性に関する審査官への主張が、米国特許出願と、ヨーロッパにおける対応出願(EP出願)とで異なっていた事、また、その米国特許出願におけるものと異なる議論を含んだ欧州特許庁(EPO)への提出書面を、IDSとして米国特許商標庁(USPTO)へ情報開示しなかった事による不正行為(inequitable conduct)の成立の可否が問われた事件である。

結論として、本事件では、米国連邦控訴巡回裁判所(CAFC)は、一旦は不正行為(inequitable conduct)の成立を認め、対象となった特許権の行使を不能(unenforceable)とすると判断したものの、同CAFAの大法廷は、前記特許権行使不能の判断を覆し、本事件において不正行為(inequitable conduct)は成立しない旨の判決(en banc decision)を下した。

本事件における米国連邦控訴巡回裁判所(CAFC)大法廷の判決(en banc decision)は、従来採用されていた情報開示義務違反による不正行為(inequitable conduct)の成立条件を、根底から覆すことになりそうだ。

従来採用されてきた考え方(成立条件の判断基準)というのは、(1)隠蔽された事実が特許性に及ぼす重要性(度)と(2)隠蔽の意図の存在、という2つの要素のバランス(sliding scale)で考えるというものだった。

これに対し、今回、大法廷で明確にされた考え方というのは、(1)と(2)を別々に考え、両方の要件を独立した要件として考えた場合、双方が十分に立証された場合のみ、不正行為があったものと認定されるというもの。この判断基準に従うと、不正行為があったと主張する者側にとって、その主張を認めさせるハードルは相当に上がってしまう。

わかりやすい例としては、従来の考え方なら、「隠蔽の意図」が明らかであれば、「隠蔽事実の重要性(度)」がさほど高くなくても、不正行為として認められるし、逆に、「隠蔽の意図」があまりはっきりしなくても、「隠蔽事実の重要性(度)」が非常に高ければ、不正行為として認められることになるはずだった。しかし、本事件におけるCAFAの大法廷による判決(en banc decision)で採用された考え方によれば、「隠蔽の意図」も十分に大きく、且つ、「隠蔽事実の重要性」がはっきりと認められなければ、不正行為は成立しないという事になる。

また、同CAFAの大法廷は、「隠蔽事実の重要性」が十分であると言えるための基準についても、それが相当に高いハードルである事を(過去の最高裁判決を引用して)確認的に示した。

これにより、今後の特許訴訟においては、被告側にとって、不正行為(inequitable conduct)に基づく権利行使不能(unenforceable)の主張をする事が、相当に難しくなるものと予想される。

米国特許庁は、本事件の大法廷判決を受け、IDS(Information Disclosure Statement:情報開示陳述書)の取り扱いに関する規定(37CFR1.56(b)及び37CFR1.555(b))の修正の提案、予定されている修正後の規定内容の説明、及びパブリックコメントの募集を行っている。

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-07-21/pdf/2011-18408.pdf

上記規定の修正により、不正行為(inequitable conduct)の成立の有無を判断する上で、特に、「隠蔽事実の重要性」が(「隠蔽の意図」とは独立した要件として)はっきりと認めれる必要がある点、また、、「隠蔽事実の重要性」の有無の判断基準としては、‘‘but-for materiality’’という考え方が採用される旨が、明確にされるようだ。‘‘but-for materiality’’というのは、「もし、当該事実を審査官が知っていたら、当該出願は特許されていなかったという確証があって、はじめて当該隠蔽事実の重要性が認められる」といった意味である。


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プロフィール

中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)

Author:中西康一郎 (Koichiro Nakanishi)
日本の特許事務所、企業知財部勤務の経験を経た後に渡米し、米国の特許法律事務所に8年勤務後、米国テキサス州ヒューストンにおいて、日本企業の米国特許出願代理を専門とする代理人事務所(Nakanishi IP Associates, LLC)を開設しました。2016年5月、事務所を米国カリフォルニア州サクラメントに移転しました。

現在、Nakanishi IP Assocites, LLC 代表

資格:
日本弁理士
米国パテントエージェント

事務所名:Nakanishi IP Associates, LLC
所在地:
6929 Sunrise Blvd. Suite 102D
Citrus Heights, California 95610, USA

Website:
Nakanishi IP Associates, LLC

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