新事務所“Nakanishi IP Associates, LLC”開設のお知らせ（完全日本語対応によるきめ細やかなサービスで米国における強い特許の取得をお手伝い致します。）前回まで、せっかく取得した特許権が、将来、出願時における不正行為の存在を理由に行使不能と認定されてしまう事を防ぐため、出願から特許の発行までのIDSの提出義務をきちんと果たす事の重要性を説明した。
IDSで何を提出すべきかについては、米国特許法施行規則37C.F.R.1.98(a)や米国特許審査便覧MPEP 609.04(a)に記載されている。
今回は、これらの規定内容について、ちょっと紛らわしいと思われる点について説明したいと思う。
当該米国出願に対応する外国出願の審査において発行された拒絶理由通知や国際出願についての調査報告（見解書）に関する情報も、IDSとして提出すべき情報に含まれる事は言うまでもないだろう。
では、これら外国の審査において拒絶理由で引例として挙げられた文献や、国際出願の調査報告（見解書）に挙げられた文献のうち、英語以外で書かれた文献（以下、非英語文献）について、その英訳を提出する必要はあるだろうか？
「そのような義務はない」が答えである。
英語以外で作成された外国（米国外）の対応出願の拒絶理由通知や国際出願についての調査報告（見解書）については、拒絶通知や調査報告（見解書）そのものの英訳と、リストにある文献のオリジナルを提出すれば、出願人としてIDS提出の義務は果たした事になる。
この点については、先ず、37C.F.R.1.98(a)(3)に以下のような記述がある。
(3)
(i) A concise explanation of the relevance, as it is presently understood by the individual designated in § 1.56(c) most knowledgeable about the content of the information, of each patent, publication, or other information listed that is not in the English language. The concise explanation may be either separate from applicant's specification or incorporated therein.
(ii) A copy of the translation if a written English-language translation of a non-English-language document, or portion thereof, is within the possession, custody, or control of, or is readily available to any individual designated in § 1.56(c).
上記37C.F.R.1.98(a)(3)(i)については、要は、文献等が英語以外で書かれている場合、"concise explanation of the relevance" (関連性についての簡潔な説明)を提出すべきという事だが、当該英語以外で書かれている文献（以下、非英語文献）が拒絶理由通知で引例として挙がっている場合は、拒絶理由通知をそのまま英訳したものを提出すればよい。
また、37C.F.R.1.98(a)(3)(ii)について、英語以外で書かれた文献の英訳とあるのは、"if a written English-language translation...is readily available to any individual" とあるように、もし当事者が所有していればという意味で、持っていなければわざわざ用意する必要はない。また、例え日本国特許庁のウエブサイトで日→英の機械翻訳が利用できる場合でも、そこからわざわざ引っぱってきて提出しなさい、というような意味合いもない。
であるから、拒絶理由通知や調査報告（見解書）に挙がった文献が非英語文献の場合は、拒絶理由通知や調査報告（見解書）に書かれた特許性に関する見解そのものの英訳と当該文献のオリジナルを提出すれば、IDSの必要十分条件は満たされる。もっとも、非英語文献のオリジナルに加え、全文や、要約（abstract）の英訳を提出する出願人も少なくはないと思う。しかし、IDSについてどこまで提出の義務があるのかという観点、つまり、裁判所による不正行為（inequitable conduct）及びそれを理由とする権利行使不能(unenforceable)の認定を回避するという観点から言えば、上記文献の全文やabstractの英訳の提出は不要なのだ。
実際、このことは、以下の609.04(a)(III)にある記載（一部抜粋）を読めば明らかである。
“Where the information listed is not in the English language, but was cited in a search report or other action by a foreign patent office in a counterpart foreign application, the requirement for a concise explanation of relevance can be satisfied by submitting an English-language version of the search report or action which indicates the degree of relevance found by the foreign office. This may be an explanation of which portion of the reference is particularly relevant, to which claims it applies, or merely an "X", "Y", or "A" indication on a search report.”
ここで、注意すべき事項として、非英語文献について、出願人の側で独自に判断し、当該米国出願に関係があると思われる箇所のみを部分的に英訳して提出するのはあまり好ましくない。後々、侵害訴訟の場において、「出願人は、部分訳を提出する事により、意図的に重要な箇所を隠したのであり、これは不正行為であって、当該特許権は行使不能である。」と、侵害者側から攻撃される恐れがあるためだ。同様の理由で、要約（abstract）の英訳を提出するというやり方もあまり安全とは言えない。乱暴な言い方をすれば、要約（abstract）の英訳を提出するくらいなら、拒絶理由通知や調査報告（見解書）に書かれた特許性に関する見解そのものの英訳と文献のオリジナル以外には、何も提出しないほうがむしろ安全なのだ。
一方、IDSの提出には、当該出願にかかる発明（クレーム）について、その特許性に関係のある従来技術文献の情報について、審査官にしっかりと審査してもらい、無効となり難い強い特許を取得するという目的もある。であるから、上記のように外国（米国以外）での対応出願の審査において拒絶理由で引例として挙げられた非英語文献や、国際出願の調査報告書に挙げられた非英語文献について、英語の全文訳を提出しておくというのは、強い特許を取得するという目的からすれば、これも、決して意味のない事ではないと思う。
この辺りは、出願人にとっての費用対効果の問題という事になるのかもしれない。ただし、このような場合も、ある出願については、英訳を提出し、別の出願については提出しないという事になると、将来、不正行為（inequitable conduct）の意図があったと判断される可能性も否定はできないだろう。とにかくIDSについては、前回も述べたように、知らなかったではすまされない情報をもれなく確実に提出するよう、一貫性のある組織だった管理を行う事が重要であるように思う。
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